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商標授權確權行政案件中知名作品名稱、角色名稱的法律保護探析

作者:瑞祺咨詢    來源:未知    發布日期:2019-12-23

因未有明確法律規定,各審查機關曾在商標授權確權行政案件從各個角度對作品名稱和角色名稱進行保護:

(一)不良社會影響

2010年,北京市第一中級人民法院在針對姚蕻因商標異議復審行政糾紛一案,不服商標評審委員會作出的商評字〔2009〕第20644號《關于第3046036號“Harry Potter”商標異議復審裁定書》而作出的(2010)一中知行初字第420號行政判決書中,認定“一方面,現有證據表明在被異議商標申請注冊之前,人民網等媒體已經對“哈利•波特”系列小說在全球的暢銷情況進行了介紹,“哈利•波特”、“Harry Potter”作為暢銷小說中的人物角色名稱,已被相關公眾了解甚至熟知。另一方面,被異議商標由漢字“哈里•波特”和對應拼音HaLiBoTe”構成,而“哈里•波特”并非漢語固有詞匯,原告亦并未對其申請注冊被異議商標的創意來源作出合理解釋,且除被異議商標外,原告還廣泛、大量注冊了多枚“哈里•波特”、“哈利•波特” 、“Harry Potter”等商標。鑒于“哈利•波特”、“Harry Potter”作為人物角色名稱的較高知名度,以及被異議商標與“哈利•波特”、“Harry Potter”之間的近似程度,本院合理認定原告系明知“哈利•波特”人物角色名稱的知名度和該知名度可能在商業上產生的較高價值而申請注冊被異議商標的,但上述知名度的取得系他人投入大量勞動和資本獲得的,故由此帶來的商業價值和商業機會亦應由他人享有。原告申請注冊被異議商標的行為違反了誠實信用的公序良俗,被異議商標屬于《商標法》第十條第一款第(八)項所規定的“有其他不良影響的標志”。被告對此認定正確,本院予以支持。原告關于被告認定事實不清、適用法律錯誤的訴訟主張不能成立。”

 

(二)侵犯在先權利

2011年,北京市高級人民法院在針對上訴人商標評審委員會、上訴人謝花珍因對第3121466號被異議商標“邦德007 BOND”商標異議復審行政糾紛一案,不服北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第2808號行政判決,提起上訴一案,作出如下判決:“根據《商標法》第十條第一款第(八)項規定,有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標志,不得作為商標使用。該條款中規定的“其他不良影響”是指標志或者其構成要素對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響,不涉及私權的事項。“007”、“JAMES BOND”作為電影人物角色名稱的知名度及謝花珍是否借用該知名度所產生的商業價值,并非《商標法》第十條第一款第(八)項所調整的內容。現有證據亦不足以證明本案被異議商標在指定商品上的注冊使用會構成《商標法》第十條第一款第(八)項所指的不良影響。因此,商標評審委員會就此所作認定正確,應予維持。原審法院基于謝花珍明知“007”、“JAMES BOND”作為電影人物角色名稱的知名度和該知名度可能在商業上產生的較高價值而申請注冊被異議商標而認定謝花珍申請注冊被異議商標的行為違反誠實信用的公序良俗,被異議商標屬于《商標法》第十條第一款第(八)項所規定的“有其他不良影響的標志”有誤,本院對此予以糾正。

行政訴訟是對被訴具體行政行為的合法性進行的審查,雖然丹喬公司在原審訴訟中明確表示放棄《商標法》第三十一條的主張,但《商標法》第三十一條是商標評審委員會作出第4817號裁定時丹喬公司所提的異議復審理由,因此本案仍可對商標評審委員會第4817號裁定有關《商標法》第三十一條認定是否合法進行審理。根據丹喬公司提交的證據可以認定在被異議商標申請注冊之前,“007”、“JAMESBOND”作為丹喬公司“007”系列電影人物的角色名稱已經具有較高知名度,“007”、“JAMESBOND”作為“007”系列電影中的角色名稱已為相關公眾所了解,其知名度的取得是丹喬公司創造性勞動的結晶,由此知名的角色名稱所帶來的商業價值和商業機會也是丹喬公司投入大量勞動和資本所獲得。因此,作為在先知名的電影人物角色名稱應當作為在先權利得到保護。商標評審委員會在第4817號裁定中有關丹喬公司主張對“007”與“JAMES BOND”享有角色商品化權并無法律依據的認定有誤,本院對此予以糾正。”

 

(三)侵犯商品化權

2015年,北京市第一中級人民法院在夢工廠動畫影片公司(簡稱夢工廠公司)因商標異議復審行政糾紛一案,不服被告商標評審委員會于 2014 年 2 月 24 日作出的商評字[2014]第 017343 號關于第 8321802 號“馴龍高手”商標異議復審裁定提起的行政訴訟案中作出如下判決:“‘馴龍高手’作為知名電影的名稱,本身具有一定顯著性,在綜合考慮其所直接且明確指向的電影作品具有較強知名度及影響力、以及被異議商標指定注冊的商品或服務與該知名電影衍生商品或服務的交叉程度交高并存在較大混淆誤認可能等因素的情況下,可以認定‘馴龍高手’作為知名電影作品名稱的商品化權范圍,涵蓋于被異議商標所注冊使用第 41 類教育、娛樂、(在計算機網絡上)提供在線游戲等服務上。被異議商標的注冊擠占了原告夢工廠公司對‘馴龍高手’在衍生商品及服務上享有的商業價值和交易機會,損害了夢工廠公司對于‘馴龍高手’依法享有的知名電影作品名稱的商品化權。因此,被異議商標的申請注冊違反了 2001 年商標法第三十一條有關‘申請商標不得損害他人現有的在先權利’”的規定”。

 

(四)不正當手段取得注冊

2016年,北京知識產權法院在開平市尚藍體育用品有限公司(簡稱開平市尚藍體育公司)因商標無效宣告請求行政糾紛一案,不服商標評審委員會于2015年9月18日作出的商評字[2015]第63811號《關于第11226352號"黑子的籃球"商標無效宣告請求裁定書》提起的行政訴訟中認定:“2001年《商標法》第四十一條第一款規定,已經注冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十九條對"以其他不正當手段取得注冊"的含義作出了進一步解釋,認為人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時,審查判斷訴爭商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊,要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。即明確了以擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源以及以其他方式謀取不正當利益的手段這四項內容作為認定"其他不正當手段"的依據。因此,在適用2001年《商標法》第四十一條第一款"以其他不正當手段取得注冊"的規定時,應當結合具體案情,以上述認定依據作為判斷標準,具備其一即屬于"以其他不正當手段取得注冊"。本案中,除了爭議商標以外,開平市尚藍體育公司還在第18、24、25、28、35類上注冊了其他一百余個與動漫作品《黑子的籃球》等作品名稱、人物角色名稱相關聯的商標。從大量注冊商標的客觀表現來看,難以得出開平市尚藍體育公司是為了商標使用的目的而注冊之結論。雖然大量注冊申請商標的行為可能因商標注冊后長期不使用,而受到連續三年停止使用撤銷注冊商標制度的規制。但是,大量注冊商標的行為,必然會導致商標的囤積,影響正常的商標秩序。另一方面,商標是用來區分商品或者服務來源的標志,商標功能的發揮在于其在核定使用商品上的實際使用。作為對注冊商標的使用,開平市尚藍體育公司沒有提供爭議商標使用在籃球服上的圖片證據或者銷售合同,僅憑孤立的銷售發票證據,不足以證明其將爭議商標進行了使用。因此,開平市尚藍體育公司大量注冊商標卻又不實際使用,進一步表明其注冊爭議商標的行為擾亂了商標注冊秩序。日本動漫作品《黒子のバスケ》在爭議商標申請注冊之前已經在我國公開播出、發行,并被媒體廣泛報道。與其對應的中文譯名《黑子的籃球》在中國具有一定的知名度。開平市尚藍體育公司注冊爭議商標"黑子的籃球",如同被訴裁定所說,難謂巧合。如果允許隨意將他人創作的動漫作品名稱以及涉及的角色名稱等作為商標予以注冊,就會滋長借助他人投入、攀附他人優勢地位而獲利的行為,有違誠實信用原則。開平市尚藍體育公司將"黑子的籃球"作為商標進行注冊的行為,屬于謀取不正當利益。特別是當該作品名稱及角色名稱尚不能構成法定的在先權利時,就不可能存在在先權利人或者利害關系人來阻止這種商標注冊行為,這種不正當的行為就不能得到有效制止。將該行為作為以其他方式謀取不正當利益予以規制,填補了對利益關系人的保護空白。綜上所述,爭議商標的注冊屬于2001年《商標法》第四十一條第一款規定的"以其他不正當手段取得注冊"的情形,被告商標評審委員會對此認定正確,本院予以確認。

 

(五)侵犯在先權益

2017年,在北京知識產權法院針對東映動畫株式會社(簡稱東映動畫會社)因商標無效宣告請求行政糾紛一案,不服被告中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)于 2015 年 5 月 28日作出的商評字[2015]第 38789 號《關于第 5221764 號"聖闘士星矢 SHENGDOUSHIXINGSHI 及圖"商標無效宣告請求裁定書》提起行政訴訟一案,作出如下判決:“爭議商標作為圖形商標,損害了他人美術作品著作權,同時,現有證據表明圣斗士星矢作為漫畫作品,自九十年代開始在中國大陸推廣和播放,可以認定具有了較高的知名度。因此,爭議商標包含的為文字"圣斗士星矢"本身也是他人具有較高知名度的漫畫作品的名稱。將他人具有較高知名度的漫畫作品名稱作為商標進行注冊,是否違反 2001 年《商標法》第四十一條第一款,也是本案不可回避的問題。2001 年《商標法》第四十一條第一款規定,已經注冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》(法發〔2010〕12 號)第十九條對"以其他不正當手段取得注冊"的含義作出了進一步解釋,認為人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時,審查判斷爭議商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊,要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。現原告東映動畫會社基于已經生效的北京知識產權法院(2015)京知行初字第 6058 號 "黑子的籃球"商標無效宣告行政判決(簡稱在先生效判決)主張福建時興鞋服公司將漫畫"圣斗士星矢"的名稱及大量人物形象注冊為商標的行為屬于擾亂商標注冊秩序,損害公共利益的行為。本院認為,2001 年《商標法》第四十一條調整的是商標撤銷事由中的絕對事由。商標注冊僅僅損害特定民事權益,一般不屬于該條款調整范圍,但是商標注冊行為不僅損害特定民事權益,同時亦損害商標注冊秩序和社會公共利益的情況下,才具備適用本條款的條件。在先生效判決闡明的法律適用規則是:"如果允許隨意將他人創作的有一定知名度的動漫作品名稱以及涉及的角色名稱等作為商標予以注冊,就會滋長借助他人投入、攀附他人優勢地位而獲利的行為,有違誠實信用原則,屬于謀取不正當利益。特別是當該作品名稱及角色名稱尚不能構成法定的在先權利時,就不可能存在在先權利人或者利害關系人來阻止這種商標注冊行為,這種不正當的行為就不能得到有效制止。將該行為作為以其他方式謀取不正當利益予以規制,填補了對利益關系人的保護空白。"該判決將注冊他人創作的具有較高知名度的作品名稱,納入最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》(法發〔2010〕12 號)第十九條規定中的謀取不正當利益的情形進行規制,是因為在制定法對于作品名稱構成何種權利未進行明確規定的情況下,不宜在行政確權案件裁判中,以司法的方式擴大權利范圍或者在制定法外創設權益。同時,在在先生效判決中,開平市尚藍體育公司大量注冊了其他一百余個與動漫作品"黑子的籃球"相關聯的商標,又沒有證據足以證明其將注冊的商標予以實際使用,故其注冊爭議商標的行為擾亂了商標注冊秩序。因此,認定"黑子的籃球"注冊為商標違反了 2001 年《商標法》第四十一條予以宣告無效。但是,在在先生效判決之后,最高法院于 2017 年 1 月 10日新頒布,自 2017 年 3 月 1 日起施行的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(法釋〔2017〕2 號)第二十二條規定,對于著作權保護期限內的作品,如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度,將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯系,當事人以此主張構成在先權益,人民法院予以支持。司法解釋明確了行政確權程序中,可以將具有較高知名度的作品名稱以及作品中的角色名稱認定為在先權益。由于 2001 年《商標法》第四十一條第一款主要調整商標無效的絕對事由,在司法解釋已經可以作為認定在先權益法律淵源的情況下,對于將他人具有較高知名度的漫畫作品的名稱作為商標進行注冊,可以依據 2001 年《商標法》三十一條進行調整,無需再援用 2001 年《商標法》第四十一條第一款關于絕對事由的規定進行調整。因此,對于東映動畫株式會社主張爭議商標注冊侵犯社會公共利益的理由,本院不予支持。同時,現有證據顯示福建時興鞋服公司在第 25 類服裝、鞋、帽商品上注冊了 11 個與《圣斗士星矢》名稱及角色形象相關的商標,從注冊的商品類別種類的數量以及注冊標識的數量看,尚難以認定構成擾亂商標注冊秩序。因此,對于原告主張的爭議商標違反 2001 年《商標法》第四十一條第一款規定的主張本院不予支持。”

除了以上案例以外,還有大量的相關案例,基于以上方面分別作出有利于權利人的決定和判決,其中包括:

2017年北京知識產權法院針對胡曉中因商標異議復審行政糾紛,不服被告商標評審委員會作出的商評字[2013]第 106814 號重審第 1239 號關于第 7124656 號“功夫熊貓KUNG FU PANDA”商標異議復審裁定行政訴訟判決書(侵犯商品化權)

2017年商標評審委員會作出的關于第13332429號“無敵米奇 WUDIMIQI及圖”商標無效宣告請求裁定書(以其他不正當手段取得注冊)

2017年北京知識產權法院作出的針對日本手塚株式會社因商標無效宣告,不服被告商標評審委員會作出的商評字[2016]第 16385 號《關于第 4553473 號“鐵臂阿童木”商標無效宣告請求裁定書》行政判決書(侵犯在先權益)

2018年商標評審委員會作出的對第14233033號“WD.MIQI”商標無效宣告請求裁定書(以其他不正當手段取得注冊)

2019年商標評審委員會作出的關于第15904630號“蜘蛛俠 ZHIZHUXIA及圖”商標無效宣告請求裁定書以及關于第11015893號“還珠格格”商標無效宣告請求裁定書(侵犯了享有的在先作品角色名稱權),等等。

從以上案例可以看出,各審查機關在不斷地支持和否定中尋求保護知名的作品名稱和角色名稱的方式,至今仍未有統一明確的規定。在此情形下,權利人又將如何尋求最佳保護方案呢?

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