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歐盟商標轉換為歐盟成員國商標制度探析

作者:瑞祺咨詢    來源:未知    發布日期:2019-12-30

眾所周知,如果企業希望在歐盟地區取得注冊商標保護,其可以通過兩種途徑實現這一目的:第一,向歐盟知識產權局(EUIPO)提交歐盟商標注冊申請(下文將該途徑簡稱為“歐盟商標申請”);第二,分別向歐盟各成員國知識產權局提交成員國商標注冊申請(下文將該途徑簡稱為“成員國商標申請”)。與成員國商標申請相比,歐盟商標申請具有成本低廉、程序簡捷等特點,因此往往更加受到企業的青睞。
 
但是,歐盟商標申請也有著其無法忽略的“先天缺陷”。由于歐盟商標得以在所有歐盟成員國取得保護,因此也要求其在所有成員國均不具有不可獲準注冊之理由。簡單來說,如果歐盟商標被認為在任一成員國具有應予駁回的絕對理由,或者在異議等程序中被認為與任一成員國在先權利相沖突,那么其將無法在歐盟全境獲準注冊。
 
而歐盟商標轉換為歐盟成員國商標(Conversion)正是為克服這一“先天缺陷”所誕生的制度(下文將該制度簡稱為“轉換”)。具體來說,這一制度即是允許在特定情形下,一件歐盟商標轉換為部分或所有成員國商標,同時,前述成員國商標在申請日、優先權日或居先權日(Seniority)上仍與轉換前的歐盟商標保持一致。轉換制度與居先權共同作用,實現了歐盟商標保護與成員國商標保護間的完美銜接。
 
舉例而言[1],中國公司Y在2019年12月12日提交了一件歐盟商標申請,該商標申請在異議公告期內被西班牙公司E基于其在2019年11月11日申請的西班牙商標提出異議。與此同時,中國公司Y發現西班牙公司E在2019年12月13日還申請了歐盟商標,試圖在歐盟全境取得注冊保護。在中國公司Y難以就其歐盟商標異議案件取得有利裁定的情況下,轉換制度便顯現出其強大的作用。具體來說,只要中國公司Y可以將其歐盟商標轉換為成員國商標,那么,在除西班牙以外的其他歐盟成員國,其將享有申請日為2019年12月12日的在先商標權,進而,一方面其可以在除西班牙以外的成員國取得注冊商標保護,另一方面還可以基于前述成員國在先權利阻止西班牙公司E的在后歐盟商標注冊,最終巧妙地實現了雙方間商標權利和爭議的劃分與認定。反之,如果中國公司Y并未利用轉換制度,而是選擇重新申請成員國商標。那么,西班牙公司E可以基于其在2019年12月13日申請的歐盟商標提出異議,進而中國公司Y不僅失去了西班牙市場,還失去除西班牙外27個歐盟成員國市場。
 
然而,如前所述,轉換制度是為克服歐盟商標單一性而誕生的,因此適用這一制度需要滿足一定條件,也受到一定約束。具體來說:
 
1.前提條件[2]只有當歐盟商標被視為撤回、申請撤回、在審查或異議程序中被最終駁回、到期未續展、被申請注銷(Surrender)、宣告無效(Invalidity)以及除因連續五年未使用原因外被撤銷(Revocation)時,申請人才被可以申請轉換。因此,針對正常申請中和順利注冊的歐盟商標,申請人是不被允許申請轉換的[3]
如果歐盟商標是通過世界知識產權組織國際局(下文簡稱為“國際局”)申請的,那么該商標既可以申請直接轉換為成員國商標(National Conversion),也可以申請轉換為馬德里指定成員國商標(OptingBack)[4]。當申請轉換為馬德里指定成員國商標時,僅被放棄(renunciation)的歐盟商標可以申請轉換,被注銷(Cancellation)的歐盟商標是不可轉換的。此外,申請轉換為馬德里指定成員國商標,要求被指定成員國在申請指定歐盟時和申請轉換時均為馬德里協定或議定書成員國。
 
2.例外情形:1)當歐盟商標因連續五年未使用被撤銷時,其將不被允許轉換為任一成員國商標,除非權利人積極參與撤銷答辯,并在答辯程序中證明歐盟商標在部分成員國存在真實使用。若權利人未在答辯程序中證明部分成員國使用,而是直至申請轉換時才提交部分成員國使用證據,即使前述證據確能證明真實使用,轉換申請也不會被接受;2)當歐盟商標因特定理由被駁回、撤銷或無效時,其將不被允許在特定理由成立的所有成員國實現轉換。以前文案件為例,如果西班牙公司E援引其西班牙商標成功異議了中國公司Y的歐盟商標,那么中國公司Y將無法申請將其歐盟商標轉換為西班牙商標。再者,我們假定西班牙公司E的異議基礎是在先歐盟商標,那么即使異議裁定中僅以西班牙語消費者為例進行了分析,進而駁回了中國公司Y的歐盟申請,中國公司Y也不被允許將其歐盟商標轉換為任一成員國商標,因為此時特定理由在歐盟全境均成立。類似的,惡意申請的歐盟商標也會被拒絕在全境轉換;3)當歐盟商標屬于證明商標而特定成員國不保護證明商標時,歐盟商標也無法申請轉換為該成員國商標。
最后,如果根據駁回、撤銷或無效裁判,歐盟商標將落入前述例外情形,申請人不針對前述裁判尋求救濟,而是在復審或上訴期內申請撤回、注銷或放棄歐盟商標,并隨后申請轉換歐盟商標的,由于申請人的前述行為顯然是為規避裁判帶來的不利后果,這一轉換申請也將被駁回。
 
3. 時間限制:為盡可能降低轉換為成員國權利帶來的不確定性,轉換申請必須在三個月[5]內完成提交。但前述三個月期限的起算點受到轉換前提的不同而有所不同。舉例而言,當歐盟商標因被撤回而申請轉換時,前述期限自歐盟知識產權局收到撤回申請之日起算。而如果歐盟商標因被無效而申請轉換,前述期限將自無效裁判確定生效之日起算(如復審期限經過或終審判決作出)。
 
但是,值得注意的是,轉換制度事實上由兩階段組成。前文所述僅為歐盟知識產權局對于轉換申請的審查。轉換申請在被歐盟知識產權局核準后,會被轉達至各申請轉換的成員國。但各成員國知識產權局將依據本國商標法律確定,其此時收到的成員國商標申請或注冊是否可以直接核準注冊?抑或是仍需經過形式和實質審查后確定狀態?[6]以德國為例,如果轉換前歐盟商標為已注冊商標,那么其將直接在德國取得注冊;反之,如果轉換前為申請中商標,無論其在轉換前是否已經通過了歐盟知識產權局的審查,德國專利商標局均會依據德國商標法重新對轉換后的商標申請進行形式和實質審查。
 
總的來說,轉換制度巧妙地解決了歐盟商標單一性這一“先天缺陷”,是連接歐盟商標和歐盟成員國商標間的重要橋梁之一,在特定情形下為企業迅速、便捷解決商標爭議提供了新思路。
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