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美國商標并存使用注冊制度介紹

作者:瑞祺咨詢    來源:未知    發布日期:2020-01-03

專有性或排他性是商標的主要特性之一。專有性是指注冊商標所有人對其商標具有專用權、獨占權,未經注冊商標所有人許可,他人不得擅自使用。否則,即構成侵犯注冊商標所有人的商標權。商標的這一特性是避免在同一或類似商品/服務上存在多個相同或近似的商標,以免引起消費者的混淆或誤認。
美國商標法,即蘭哈姆法(Lanham Act)里雖然也確定了上述商標專有性的基本原則,但是美國商標法里也存在一項特殊規定,該規定允許符合條件的商標申請人獲得并存使用注冊(concurrent use registration),即:允許在同一或類似商品/服務上注冊兩個以上的相同或近似商標。筆者將在本文從以下五方面對美國商標法的這一特殊規定予以介紹。

 

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1

什么是并存使用注冊商標

 

在美國商標法中,并存使用注冊是指向兩個或多個無關聯方頒發的同一商標的聯邦商標注冊,每一方的注冊僅限于不同的領域。  

在典型的并存使用情況下,某一個商標使用者將其商標的使用限制在特定的地理區域,或特定的貿易渠道(例如,機場,醫院,內部),另一個商標使用者隨后、且在不知情的情況下善意地采用相同的或容易混淆的類似商標,并開始在地理上較遠的地區使用。 

并存使用注冊允許兩個及以上的商標使用者獲得聯邦商標注冊,每個注冊人都受到限制,以防止潛在消費者之間導致混淆的可能性。

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2

如何獲得并存使用注冊

 
有兩種方式可以獲得并存使用注冊商標。第一種方式是在向美國專利商標局提交新商標申請時即注明該商標申請為并存使用注冊申請;第二種方式是將已提交的普通商標申請轉換為并存使用注冊申請。通常情況下,已提交的商標申請因與在先相同/近似商標被駁回時,可以申請將在先商標轉化成并存使用注冊。
無論上述哪種方式所提交的并存使用注冊申請,都需通過美國的商標審判和上訴委員會(“TTAB”)的并存使用程序審核后才能獲準注冊。

在并存使用審查程序中,審查員將與在先商標注冊人聯系,告知其在后申請人對其商標申請并存使用。并存使用的審查程序與商標訴訟的程序類似,申請人需要提交證據材料證明其滿足并存使用注冊的條件。在先商標注冊人也可以提供反證,以防止在申請人聲稱的區域內失去對使用注冊商標的控制權。

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3

提交并存使用申請的特殊要

 
除了必須滿足普通商標聯邦注冊所需滿足的條件之外,并存使用注冊商標還有一些特殊要求。首先,與普通商標申請不同,并存使用商標申請不能基于意向使用提交,必須基于商業中的實際使用提交。其次,并存使用申請人在提交申請時還需列出以下事項:
1、申請人必須指明要求注冊商標的商品和/或服務及其使用的地理區域。
2、申請人必須在其知悉的范圍內,指明其專有權使用的任何例外情況,包括已知的他人的并存使用所提供的相關商品或服務,所使用的地理區域,范圍和期限。
3、申請人還必須列出共同使用用戶的姓名和地址,該用戶已獲得的注冊商標或已提交的商標申請(如有)以及商標的使用方式。
4、并存使用的聲明,以表明除了申請中指明的人以外,任何人沒有權利使用該商標的例外情況。
 
上述提交申請時的特殊要求是根據蘭哈姆法的以下規定衍生出來的程式要求。根據蘭哈姆法的相關規定,在后申請人尋求并存使用注冊的商標需滿足以下三項要求:
1、在后申請人必須在之前的注冊人提交注冊申請之前已使用該商標,除非在先注冊人同意在后用戶的注冊;
2、在后申請人在商業中的使用必須是合法的。“合法的”是指在后申請人使用其商標時,不得侵犯另一方的權利。一般而言,指一方真誠地且在不知道先前方在另一個地理區域使用的情況下,采用并使用相同或近似的商標;
3、并存使用商標不存在引起混淆的可能性。

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4

如何并存使用

 

并存使用常常是各個使用方對各自使用該商標的地理區域進行限定從而達成協議。并存使用注冊的各自使用地理區域可以規定得非常詳細。例如,它可以允許一方擁有在少數選定城市或縣周圍五十英里范圍內使用商標的權利,而另一方擁有在該國其他地方使用相同商標的權利。它甚至可以通過參考該城市的道路或其他地標來劃分在特定城市內使用商標的權利。

那么,如何確定各方使用的地理范圍呢?一般來說,是否已在該領土內實際使用該商標并非是在該領土內建立權利的必要條件,雙方常常從各自以前的商業活動范圍、目前的發展計劃等方面自行協商或者由法院判定各自使用范圍。

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5

并存使用注冊所需時間

 

 

因并存使用注冊須由美國專利商標局的商標審判和上訴委員會(“TTAB”)審查,其審查程序與法院的訴訟程序類似,因此并存使用商標的注冊比普通商標注冊所需時間更長。通常情況下,有爭議的并存使用注冊程序可能持續兩到三年,或者更久。
綜上,在美國不同申請人在同一類別上注冊相同商標并不是完全禁止的,只要符合相關的法律規定,多個商標使用人亦可共同擁有同一商標。在充分了解該制度的前提下,對于國內企業而言,若在美國申請商標過程中遇到在先商標阻礙,可分析是否滿足并存使用注冊條件,利用該制度克服駁回從而獲得商標注冊和使用的機會,保障自身的商業利益。
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